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驰名商标跨类别保护应受来限制
添加时间:2013-2-23 9:54:54     浏览次数:1229

作者:祝建军

摘要:通过对我国司法实践中两起注册驰名商标认定与保护案例的评析,论证了无论驰名商标欲跨类别上已经注册商标的所有权属于其他主体,还是驰名商标与欲跨类别上已经注册商标的所有权属于同一主体,驰名商标跨类保护的请求,均应受来欲跨类别商品(或服务)上已经注册商标的限制。驰名商标因需认定原则,亦决定了驰名商标与欲跨类别上已经注册商标的所有权属于同一主体时,商标权人依据注册商标同类禁止混淆规则即可以保护自己的合法权益,无需进行驰名商标认定。

关键词:驰名商标,跨类保护,混淆,淡化,限制

一、问题提出:两则案例引发的摸索

在司法实践中,审理涉及驰名商标认定与保护的案件时,会遇来一个让人困惑的问题:驰名商标跨类保护是否应受所跨类别上已经注册商标的限制?而该问题又分为两种情形,一是该驰名商标欲跨类别上已经注册商标的所有权属于其他主体,二是该驰名商标与欲跨类别上已经注册商标的所有权属于同一主体。深圳中院审结的“沃尔玛”案,与湖南高院审结的“宝马”案,就分别属于上述第一种和第二种情形。

(一)“沃尔玛”案的判决要旨[1]及引发的争议

1996年,原告(美国)沃尔玛公司在第35类推销服务上向我国商标局申请注册了中文“沃尔玛”商标。该商标通过使用已为我国消费者广为晓悉,具有较高的市场晓名度。后原告连续在31个类别的商品或服务上注册了“沃尔玛”商标,但不包括第11类“灯”类。

菲彩彩票2000年,案外人广东顺德康福尔电器厂在第11类“灯”类商品上向我国商标局申请注册了“沃尔玛WOERMA及图”商标。

被告童小菊因实施了以下三种行为而被沃尔玛公司指控商标侵权及不正当竞争:一是注册了中山“沃尔玛”灯饰厂;二是注册与“沃尔玛”商标读音相同的www.woerma.com.cn域名;三是在灯类商品上使用“沃尔玛”商标。原告请求法院认定其核定使用在第35类服务上的“沃尔玛”商标为驰名商标,并请求判令被告:1.停止使用“沃尔玛”作字号;2.注销www.

woerma。 com。 cn域名;3.停止生产、销售“沃尔玛”灯类产品;4.赔偿原告经济缺失。法院判决认定“沃尔玛”商标为驰名商标,支持了原告诉讼请求第1、

2、4项,但却驳回了原告第3项诉讼请求,理由为,当驰名商标试图跨入来其未注册的类别领域,而该领域已有他人注册相同的商标时,驰名商标跨入该类别领域应受来限制。因案外人广东顺德康福尔电器厂在第11类“灯”类注册了“沃尔玛”商标,故原告的“沃尔玛”驰名商标在第11类“灯”类上的权利范畴受来限制,原告的“沃尔玛”商标虽驰名,但其既不能在第11类“灯”类商品上使用,也不能禁止他人在该相同或类似商品上使用“沃尔玛”商标。被告生产、销售带有“沃尔玛”商标的灯,没有侵害原告“沃尔玛”驰名商标的所有权。

“沃尔玛”案判决后,有人对该裁判结果持相反观点,他们认为,案外人广东顺德康福尔电器厂对“沃尔玛WOERMA及图”商标所享有的专用权,并不排斥原告对“沃尔玛”驰名商标所享有的禁用权,应答应原告对“沃尔玛”驰名商标所享有的禁用权与广东顺德康福尔电器厂对“沃尔玛WOERMA及图”商标所享有的禁用权出现复叠,[2]因此,原告对“沃尔玛”驰名商标的所有权,不应受来所跨类别上广东顺德康福尔电器厂已注册的“沃尔玛WOERMA及图”商标的限制。

(二)“宝马”案裁判要旨[3]及引发的争议

1987年和1995年,原告(德国)宝马公司在第12类机动车辆上注册了“BMW”、“(蓝白相间)BMW及图”、“宝马”商标。这些商标通过使用已为我国消费者广为晓悉,具有较高的市场晓名度。1997年,原告在第25类服装商品上注册了“(蓝白相间)BMW及图”商标,并将该商标投入使用。

2004年,被告深圳市世纪宝马服饰公司成立,该公司未经许可在服装上使用与原告“(蓝白相间)BMW及图”商标相近似的“(蓝白相间)BMWL及图”商标。

原告认为被告的行为构成商标侵权及不正当竞争,请求认定其注册在第12类机动车辆上的“BMW”、“(蓝白相间)BMW及图”、“宝马”商标为驰名商标,进而请求法院跨类禁止被告在服装上使用“BMWL及图”商标,禁止被告使用“宝马”作为企业字号,并赔偿原告缺失5千万元。法院判决认定原告注册在第12类机动车辆上的“BMW”、“(蓝白相间)BMW及图”、“宝马”商标为驰名商标的事实,并判定由于被告在服装上使用“(蓝白相间)BMWL及图”商标,会导致相关公众对使用驰名商标和被诉商标的商品之来源产生混淆,或者对二者之间的经营关系产生混淆,侵害了原告注册在第12类机动车辆上的“BMW”、“(蓝白相间)BMW及图”、“宝马”商标的所有权,判决被告在服装上停止使用“(蓝白相间)BMWL及图”商标,停止使用“宝马”字号,并赔偿原告缺失50万元。

“宝马”案与“沃尔玛”案存在类似问题,即驰名商标跨类保护是否要受来欲跨类别上已经注册商标的限制,因为原告已经在第25类服装上注册并使用了“(蓝白相间)BMW及图”商标,但其却通过请求法院认定其注册在第12类机动车辆上的“BMW”、“(蓝白相间)BMW及图”、“宝马”商标为驰名商标,达来跨类禁止被告在服装上使用“(蓝白相间)BMWL及图”商标的目的,那原告该驰名商标跨类保护的请求,是否应受来原告已经在第25类服装上注册“(蓝白相间)BMW及图”商标的限制呢?

二、驰名商标跨类保护制度与注册商标同类禁止混淆制度的内涵及演变

分析驰名商标是否受欲跨类别上已注册商标的限制,必须了解传统商标制度与驰名商标制度之间的演变。

(一)注册商标同类禁止混淆制度的主要内容

基于保护商标的识别区分功能,传统商标侵权理论以禁止混淆为基础来构建。在司法实践中,判定混淆的标准一般分为三类。一是直接混淆,即由于在后商标的存在,具有一般谨慎程度的消费者,有可能误认为其所附着的商品或服务来源于在先商标所有人。[4]二是间接混淆,即消费者不会对在后商标与在先商标所标识的商品或服务之来源产生混淆,但可能误认为在后商标与在先商标的经营者之间存在某种经营上的联系,比如存在联营、赞助或许可等关系。[5]三是反向混淆,即晓名度大或实力雄厚的企业在后大量使用晓名度小或实力较弱企业的在先注册商标,可能导致消费者误以为在先注册商标权人提供的商品或服务来源于在后商标使用人,或者误认为在先商标与在后商标的经营者之间存在某种经营上的联系。[6]根据侵犯商标权的混淆理论,凡未经商标权人许可且不存在合理使用等免责事由的情况下,混淆性使用他人注册商标即构成商标侵权。

(二)驰名商标跨类保护制度与注册商标同类禁止混淆制度之间的演变

随着市场经济的发展和注意力经济的兴起,商标从识别区分功能发展出品质保证功能和广告宣传功能。[7]那些达来一定晓名度的商标成为消费者选购商品时的复要经营信息,理性的侵权人基于搭便车的需要,将具有一定晓名度的商标用于不相同也不类似商品上,消费者基于爱屋及屋的消费心理,亦会将注意力转投来该商品上,这就导致了商标混淆或淡化的后果。

驰名商标在本质上是商标所出现的一种事实状态,即该商标在我国境内为相关公众广为晓悉,同时,当根据商标同类禁止混淆制度已无法禁止商标侵权人时,为了救济已被侵害的商标权益,防止商标的显著性被稀释,而在个案中为实现对商品或服务的跨类保护而动态地认定该注册商标为驰名商标。驰名商标制度的产生,是为了应对花样翻新的商标侵权行为而创设的一种救济制度。[8]

(三)驰名商标跨类保护制度的内涵

我国《商标法》第13条第2款规定,“就不相同或者不类似商品申请注册的商标是复制、模拟或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受来损害的,不予注册并禁止使用”。该法条确立了注册驰名商标跨类保护的禁止混淆制度,即在不相同或不类似商品或服务上复制、模拟或者翻译他人已经在我国注册的驰名商标,有可能导致相关公众误以为在后商标所标示的商品或服务来源于在先注册的驰名商标权人,或者误认为在后商标与在先注册驰名商标的经营者之间存在某种经营上的联系,将不予注册并禁止使用。

2009年5月1日实施的《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第9条第2款规定,“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系,而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰名商标的市场声誉的,属于《商标法》第13条第2款规定的‘误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受来损害’”。从该条的规定来看,最高人民法院通过解释“误导公众”引入了注册驰名商标的反淡化保护制度。[9]“减弱驰名商标的显著性”是指“弱化”;“贬损驰名商标的市场声誉”是指“丑化”;“不正当利用驰名商标的市场声誉的”是指弱化与丑化之外,其他损害驰名商标显著性的情形。[10]由此可见,最高人民法院的司法解释摘用跨类禁止混淆与跨类反淡化保护两个标准来保护注册驰名商标,对一般的注册驰名商标摘用跨类禁止混淆的保护标准,而对于高度驰名的注册商标则摘用跨类反淡化保护的标准。[11]

三、驰名商标跨类保护应受来限制

(一)驰名商标跨类保护制度与注册商标同类禁止混淆制度的适用范畴

对于一个特定商标侵权纠纷案件的注册商标权人来说,如果他人未经许可在相同或近似商品或服务上,混淆性使用与其注册商标相同或相近似的标识,其可以注册商标同类禁止混淆制度作为请求权基础,来保护自己的商标权益。如果该注册商标为一般驰名商标,而他人未经许可,跨商品或服务类别混淆性使用该注册商标,商标权人可以注册商标跨类禁止混淆制度来保护自己的合法权益。[12]如果该注册商标为高度驰名的注册商标,他人未经许可跨商品或服务类别使用该注册商标,虽然消费者能够清楚地认识来该商标所标示的商品或服务不是来源于注册商标权人,或者消费者也不会对二者之间的经营关系产生混淆,但由于后者的跨类使用行为,可能会导致该驰名商标与其所指代的特定商品或服务之间的独一无二的联系被削弱,或者贬损该驰名商标所代表的市场品位或声誉,导致该商标对消费者的吸引力或价值受来损害,此时,该注册商标权人可以注册商标跨类反淡化保护制度来保护自己的合法权益。[13]

在“沃尔玛”案中,原告以驰名商标跨类保护制度作为其请求权基础提起诉讼,但原告认为,被告跨类使用“沃尔玛”注册驰名商标的行为,不仅会导致消费者产生商品来源混淆或经营关系混淆的后果,而且还淡化了原告的“沃尔玛”注册驰名商标的显著性。本文认为,在通常情况下,对于一个特定的注册驰名商标跨类保护诉讼的原告来说,被告的跨类使用行为要么构成混淆性使用,要么构成淡化使用,不可能既构成混淆性使用,又构成淡化使用。因为淡化的认定以不构成混淆性使用为前提。因此,注册驰名商标跨类禁止混淆保护制度与跨类反淡化保护制度不可能在一个案件里同时适用。

(二)驰名商标跨类保护是否受欲跨类别上已经注册商标的限制

“沃尔玛”案与“宝马”案表明,原告请求驰名商标跨类保护的那个商品类别上已经有其他注册商标存在,那原告该跨类保护的请求是否应当受来该注册商标的限制呢?

菲彩彩票以“沃尔玛”案为例,原告核定使用在第35类推销服务上的中文“沃尔玛”商标为中国消费者广为晓悉,具有较高的市场晓名度;而案外人广东顺德康福尔电器厂则在第11类“灯”类商品上,申请注册了与原告中文“沃尔玛”商标相近似的“沃尔玛WOERMA及图”商标。依据商标法的规定,原告沃尔玛公司对中文“沃尔玛”商标享有专用权的范畴为,其有权在第35类服务上使用该“沃尔玛”商标;而案外人广东顺德康福尔电器厂对“沃尔玛WOERMA及图”商标享有专用权的范畴为,其有权在第11类灯类上使用该“沃尔玛WOERMA及图”商标。可见,原告沃尔玛公司与案外人广东顺德康福尔电器厂,在享有的商标专用权范畴上并不交叉。

对“沃尔玛”案持反对观点的人认为,该案被告童小菊注册了“沃尔玛”个体工商户字号,且注册了与中文“沃尔玛”商标读音相同的www。woerma。 com。

cn域名,并在灯类商品上使用“沃尔玛”商标。如此一来,被告童小菊使用“沃尔玛”标示经营的商品类别,与案外人广东顺德康福尔电器厂的“沃尔玛WOERMA及图”商标核定使用的商品类别相同,但与原告沃尔玛公司的“沃尔玛”商标核定使用的商品(或服务)类别不同。此时,原告沃尔玛公司如认为被告童小菊实施的涉及灯类商品的行为,侵犯了其中文“沃尔玛”注册商标权,其可以挑选驰名商标跨类保护制度向被告提起商标侵权之诉,此属于原告沃尔玛公司行使“沃尔玛”商标“禁用权”的表现;而案外人广东顺德康福尔电器厂如认为被告童小菊实施的上述行为,侵犯了其“沃尔玛WOERMA及图”注册商标权,其可以依据注册商标同类禁止混淆制度,向被告提起商标侵权之诉,此属于案外人广东顺德康福尔电器厂行使“沃尔玛WOERMA及图”商标“禁用权”的表现。与著作权和专利权相比,注册商标“专用权”的特点在于,“专用权”与“禁用权”的范畴并不一致,“禁用权”的范畴大于“专用权”的范畴。[14]如此一来,原告沃尔玛公司行使“沃尔玛”商标“专用权”的范畴,与案外人广东顺德康福尔电器厂行使“沃尔玛WOERMA及图”商标“专有权”的范畴,尽管不存在交叉,但二者在“禁用权”方面却有可能交叉。换句话说,沃尔玛公司驰名商标跨类保护产生的禁用权效力,与案外人已存在的注册商标的禁用权并不冲突,前者来源于驰名商标跨类保护的效力,后者来源于注册商标的自身效力,在禁止他人侵权的问题上前者并不损害后者,驰名商标禁用权的扩张不应受来其所跨类别上存在注册商标的限制,但不能对抗该类别上的注册商标人的权利。[15]

但本文认为,对一个注册商标而言,商标专用权是本体,商标禁用权是为了保护商标专用权而存在,因此,商标禁用权的扩张必须要依附于商标专用权,而不能脱离商标专用权之本体单独存在。既然原告就争议类别未进行商标注册,而案外人将原告在其他类别注册的相同商标在争议类别上进行了注册,则对争议类别注册商标的权利(包括专用权与禁用权)当然应由案外人享有并行使,因此原告主张驰名商标跨类保护扩及于争议类别并不适当。[16]在他人已在相同或类似商品上注册了商标的情况下,除依法撤销该注册商标外,只要该注册商标合法存续,该相同或类似商品领域已将其他类别商品上的驰名商标的排斥力排除在外,其他类别商品上的驰名商标的权利触角已无法进入该领域,也即这种注册商标构成了驰名商标进入该领域的实质性障碍。在这种根本性障碍存在的情况下,该相同或类似商品属于该注册商标专有权的排斥力范畴,不宜再让其他商品类别上的驰名商标介入。[17]鉴于此,“沃尔玛”案的裁判结论是妥当的。

在“宝马”案中,原告核定并使用在第12类机动车辆上的“BMW”、“(蓝白相间)BMW及图”、“宝马”商标为我国消费者广为晓悉,具有较高的市场晓名度。同时,原告还在第25类服装商品上注册并使用了“(蓝白相间)BMW及图”商标。如此一来,原告通过对第12类机动车辆上及第25类服装上“(蓝白相间)BMW及图”注册商标的使用,已经在这两个类别的商品上建立了“(蓝白相间)BMW及图”商标的声誉。正是由于原告在第25类服装上注册并使用了“(蓝白相间)BMW及图”商标,而被告未经许可,在服装商品上使用与原告“(蓝白相间)BMW及图”商标相近似的“(蓝白相间)BMWL及图”商标,应当说,对于相关公众而言,被告的上述行为可能会使其认为,被告销售的标有“(蓝白相间)BMWL及图”商标的服装是原告宝马公司提供的,或者被告与原告宝马公司之间存在某种经营上的联系,比如联营或商标授权许可等,亦即被告以混淆的方式侵害了原告对第25类服装商品上的“(蓝白相间)BMW及图”注册商标的所有权。但被告的行为,并没有以跨类混淆或跨类淡化的方式侵害原告对第12类机动车辆上的“BMW

”、“(蓝白相间)BMW及图”、“宝马”驰名商标的所有权。

菲彩彩票“因需认定”是认定驰名商标必须坚持的原则之一,该原则的内涵是,如商标权人有多个请求权基础可以用来追究他人侵害其商标权的民事责任,如能以认定驰名商标以外的请求权基础就能对商标权人提供充分救济的情况下,则无须通过驰名商标认定制度来保护商标权人。[18]目前,我国驰名商标认定与保护的案件均被收回中级以上人民法院管辖,且中院认定驰名商标的判决必须经过所在省高级人民法院审核,加之驰名商标制度在我国出现了严复异化现象,坚持驰名商标因需认定原则,亦有利于提高司法效率和防止驰名商标异化现象再度发生。“宝马”案中,原告完全可以在第25类服装商品上的“(蓝白相间)BMW及图”注册商标权为权利基础,并以注册商标同类禁止混淆制度为依据,来追究被告侵害其商标权的法律责任,亦即依据驰名商标因需认定的原则,原告以注册商标同类禁止混淆制度,就可以使自己获得充分救济,该案亦无需通过驰名商标认定的方式来保护原告的合法权益。因此,本文认为,“宝马”案的裁判论证逻辑值得商榷。

综上,无论驰名商标欲跨类别上已经注册商标的所有权属于其他主体,还是驰名商标与欲跨类别上已经注册商标的所有权属于同一主体,驰名商标跨类保护的请求,均应受来欲跨类别商品(或服务)上已经注册商标的限制。

【注释】

[1]具体案情详见广东省深圳市中级人民法院(2004)深中法民三初字第143号民事判决书。

[2]北京市第一中级人民法院晓识产权庭课题组:《驰名商标司法保护中存在的问题及解决计策》,载《中华商标》2007年第11期。

[3]具体案情详见湖南省高级人民法院(2009)湘高法民三初字第1号民事判决书。

[4]彭学龙:《论“混淆可能性”—兼评<中华人民共和国商标法修改草案>(征求意见稿)》,载《法律科学》2008年第1期。在司法实践中,直接混淆是最为常见的一种商标混淆形态。

[5]参见广东省深圳市中级人民法院(2008)深中法民三初字第424号民事判决书,法院以间接混淆认定被告侵权成立。

[6]参见广东省深圳市中级人民法院(2010)深中法民三复字第1号民事判决书,法院认定被告以反向混淆方式侵犯了原告的注册商标权。

[7]刘春田主编:《晓识产权法》,中国人民大学出版社2000年版,第232页。

[8]崔立红:《公平正义观下的驰名商标制度》,载《电子晓识产权》2009年第8期。

[9]魏森:《法释[2009]3号评析》,载《晓识产权》2010年第1期。

[10]有人对我国司法解释的该条规定是否是驰名商标反淡化保护制度表示质疑,但实际上从我国司法解释的条文来看,其与美国商标法关于反淡化保护的规定,如出一辙。关于美国商标法反淡化保护的规定,可参见李明德著:《美国晓识产权法》,法律出版社2003年第1版,第355~360页。

[11]祝建军:《驰名商标的司法保护》,载《人民司法》(应用版)2011年第7期。

[12]参见上海市第二中级人民法院(2007)沪二中民五(晓)初字第290号民事判决书,被告未经许可将原告注册在衣服类别上的“梦特娇”驰名商标,使用在干洗服务上,因衣服与干系存在紧密联系,故法院以驰名商标跨类禁止混淆保护制度,判决被告侵权成立。

[13]参见江苏省苏州市中级人民法院(2005)苏中民三初字第0213号民事判决书,原告注册在相机胶卷上的KODAK商标为高度驰名商标,被告未经许可,将KODAK商标使用在电梯上,法院判决被告的行为构成淡化侵权,以驰名商标跨类反淡化保护的标准支持了原告的诉请。

[14]王迁、王凌红著:《晓识产权间接侵权研究》,中国人民大学出版社2008年第1版,第99页。

[15]北京市第一中级人民法院晓识产权庭课题组:《驰名商标司法保护中存在的问题及解决计策》,载《中华商标》2007年第11期。

[16]吕国强、李国泉:《驰名商标司法认定与保护的若干问题研究》,载《法学》2009年第2期。

[17]孔祥俊:《商标与不正当竞争法原理和判例》,法律出版社2009年第1版,第461~462页。

菲彩彩票[18]祝建军:《驰名商标禁止混淆规则与因需认定原则的适用》,载《人民法院报》2011年6月2日版。

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